Una breve panoramica sul contratto di merchandising, istituto giuridico dalla storia secolare

 

La nozione di contratto di merchandising

Per merchandising s’intende il contratto attraverso cui il titolare di un segno distintivo (merchandisor o licenziante) cede ad un altro imprenditore (merchandisee o licenziatario) il diritto alla sua utilizzazione per contrassegnare prodotti o caratterizzare servizi in un settore diverso rispetto a quello in cui il segno ha assunto notorietà, al fine di trarne un tornaconto economico. Quest’ultimo è generalmente realizzato tramite la previsione di una percentuale sui guadagni del licenziatario (royalty), documentati attraverso periodici rendiconti, talvolta con la previsione di un compenso minimo garantito per il titolare o la possibilità per quest’ultimo di acquistare i prodotti commercializzati dal licenziatario ad un prezzo vantaggioso.

Il merchandising è un contratto sinallagmatico[1] volto a soddisfare un duplice interesse: da un lato, l’interesse del licenziatario a sfruttare la privativa del licenziante avvalendosi della notorietà del prestigio a questa riconosciuti, dall’altro, l’interesse del licenziante a sfruttare indirettamente nonché a promuovere l’oggetto del suo diritto di privativa anche in settori differenti da quello originario.

Nonostante la vasta diffusione, il contratto di merchandising non ha tuttavia nel nostro ordinamento una disciplina specifica. E’ questo il motivo per il quale esso viene di fatto regolato sulla base della prassi commerciale e delle norme che regolano contratti simili: si tratta dunque di un contratto atipico ma socialmente tipizzato[2].

 

L’oggetto del contratto di merchandising

Oggetto del contratto di merchandising può essere qualsiasi entità (o properties) dotate di popolarità e riconoscibilità pubblica, in particolare marchi, opere dell’ingegno e diritti della personalità. A tal riguardo, è possibile operare una distinzione tra brand merchandising (o merchandising di marchio), character merchandising e personality merchandising.

  1. Nel primo caso, il titolare di un marchio (brand) che abbia conseguito notorietà in relazione a determinati prodotti concede tale marchio in licenza per beni o servizi afferenti ad un settore completamente diverso da quello per cui è stato realizzato o registrato precedentemente. All’interno di tale tipologia si è inoltre soliti distinguere tra marchi che suscitano nel consumatore immagini di lusso e raffinatezza (cd status properties), marchi che evocano stili di vita improntati sulla velocità e sull’avventura (cd popularity properties) e marchi che, pur non essendo evocativi di particolari immagini, vengono utilizzati per i programmi di merchandising in virtù della loro popolarità ed enorme diffusione (cd popularity properties).
  2. Nella seconda ipotesi, invece, il merchandising è sviluppato da un artista, disegnatore o scrittore, il quale, una volta creato un personaggio di fantasia (character), ne concede l’immagine od il nome affinché questi vengano riprodotti su beni destinati alla vendita. All’interno di tale categoria di merchandising si annoverano i personaggi dei fumetti e dei cartoni animati, i personaggi cinematografici, teatrali e letterari, nonché le properties Queste possono essere costituite da un’immagine dell’opera d’arte, dalla firma dell’artista, dal nome o stemma di un’università, da eventi sportivi e culturali, da musei ed associazioni internazionali di utilità pubblica.
  3. Il personality merchandising, infine, ha per oggetto il nome o l’immagine di personaggi celebri nello sport e nello spettacolo. Nell’ambito di tale istituto assumono primaria rilevanza le norme volte a tutelare i relativi diritti ed a consentire, con l’autorizzazione del titolare, la loro utilizzazione commerciale da parte di terzi.

 

Il tratto unificante delle diverse manifestazioni del merchandising risiede nella forza attrattiva ed evocativa derivante dalla notorietà che tutte le properties possono acquisire attraverso l’utilizzazione primaria.

 

La struttura del contratto di merchandising

L’analisi della prassi contrattuale consente di operare una ricostruzione degli elementi che generalmente caratterizzano il contratto di merchandising. In primo luogo, è necessario che le parti identifichino in maniera precisa e puntuale l’oggetto, specificando per quali prodotti o classi di prodotti sia concessa l’utilizzazione della property del merchandisor. Inoltre, deve essere indicato se al merchandisee competa solamente la produzione dei beni o se questi possa, al contrario, occuparsi anche della distribuzione e della vendita diretta al pubblico. E’ altresì frequente che nel contratto si inserisca una clausola volta a garantire al licenziatario la facoltà di cedere a terzi il diritto acquistato con il merchandising[3].

Si ricordino inoltre i seguenti ulteriori importanti profili contrattuali diffusi nella pratica del merchandising:

  1. La concessione di un diritto di esclusiva (a favore del licenziatario o reciproco) relativo alla categoria merceologica, al territorio (potenzialmente da intendersi anche a livello globale) o, comunque, a qualsiasi elemento che le parti ritengono essere rilevante;
  2. L’inserimento di una clausola risolutiva espressa volta a porre rimedio ad eventuali gravi inadempienze da parte tanto del merchandisee quanto del merchandisor.

 

Occorre altresì sottolineare come il contratto di merchandising sia un contratto di durata. In ragione degli ingenti investimenti che sono solitamente connessi all’utilizzazione secondaria del segno distintivo del concedente, il termine, ove previsto, è in genere a lunga scadenza. Secondo una prassi oramai consolidata, è data alle parti la facoltà di provvedere, in sede di stipulazione del contratto, all’elaborazione di una regolamentazione inerente, tra le altre cose, anche agli obblighi che andranno potenzialmente a sorgere nella fase successiva all’estinzione del rapporto stesso. Nello specifico, è frequente che venga dalle stesse stabilito un periodo (di durata compresa tra i tre ed i sei mesi) successivo alla scadenza del contratto, entro il quale è consentito al licenziatario di smaltire le c.d. “riserve di magazzino” immettendole sul mercato. Altre volte, tuttavia, tramite apposita clausola il merchandisor si riserva la facoltà di esercitare un diritto di opzione per l’acquisto dei prodotti invenduti.

In ogni caso, sono da ritenersi ammissibili sia la stipulazione di un accordo di durata indeterminata, con pattuizioni specifiche circa la possibilità di disdetta delle parti, sia l’individuazione di termine prima del quale il contratto non possa essere risolto, in modo da garantire una durata minima del rapporto. Infine, in forza del principio di libertà della forma, il merchandising può sulla carta essere concluso anche in via orale, sebbene nella prassi si ricorra alla forma scritta al fine di dare una migliore e più agevole prova del contenuto dell’accordo.

 

Alcuni esempi di merchandising

Nato in Inghilterra alla fine del XIX secolo, il contratto di merchandising inizia a conoscere uno sviluppo su larga scala quando negli anni 30′ del Novecento la multinazionale Disney fece riprodurre un diario scolastico con l’effigie di Topolino, dando così avvio ad un processo di trasposizione nei prodotti commerciali di personaggi di fumetti. Negli anni 70′ il successo di “Guerre stellari” portò, inoltre, grazie alla realizzazione di gadget ispirati al film, ad un business di oltre due miliardi di dollari.

Particolare menzione merita infine il merchandising sportivo, uno tra i più floridi business mondiali, nato sul finire degli anni ’50 grazie alle intuizioni di Pete Rozelle, General Manger della squadra di football Los Angeles Rams. L’affermazione del marchio delle società sportive professionistiche è dovuta alla combinazione di più fattori: da un lato, la visibilità garantita dall’attenzione dei media, dall’altro, la fidelizzazione dei tifosi nei confronti della propria squadra. Il marchio sportivo, infatti, rispetto a quelli tradizionali, si caratterizza per la fedeltà e la longevità: i sostenitori di una squadra generalmente ne seguono le gesta per tutta la vita, indipendentemente dalle operazioni di marketing[4] predisposte della concorrenza. In particolare, è tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso che il fenomeno ha registrato una crescita esponenziale. Le società sportive e, in primis le società calcistiche, hanno cominciato a prendere coscienza della propria forza suggestiva e attrattiva, il che ha indotto alcuni club a pensare di sfruttare commercialmente il proprio marchio, aprendo un filone di vendite di prodotti recanti lo stemma societario. Al riguardo, il Manchester United ha costituito un’apposita società adibita alla gestione del marchio in chiave economica.

Informazioni

G.F. Campobasso, Diritto commerciale vol.2, Utet Giuridica, 9 ed., 2015.

F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007.

I. Magni, Merchandising e sponsorizzazione – Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell’immagine, CEDAM, Padova, 2002.

[1] Contratto che porta al sorgere di obbligazioni corrispettive fra le parti contraenti.

[2] I. Magni, Merchandising e sponsorizzazione – Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell’immagine, CEDAM, Padova, 2002.

[3] F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007.

[4] Sul tema si veda: M.C. Salvetti, Pubblicità ingannevole, Real time marketing e covid-19, in DirittoConsenso, https://www.dirittoconsenso.it/2020/04/29/pubblicita-ingannevole-real-time-marketing/