Oggetto di una tutela articolata nel nostro ordinamento sono i segni distintivi delle imprese: contraffazione e alterazione di marchi in particolare sono contrastati duramente

 

Una premessa: che cosa si intende per marchio?

Il marchio è il segno distintivo[1] dei prodotti e dei servizi dell’impresa. Esso assume un ruolo centrale tra detti segni distintivi nell’attuale contesto della moderna economia industriale: la sua funzione consiste infatti nel differenziare i prodotti di una data impresa da quelli dei concorrenti, permettendo ai consumatori di identificare immediatamente la provenienza di un determinato prodotto e orientarne così anche le scelte di acquisto[2].

La disciplina giuridica dei marchi si può articolare su più livelli, tanto che è possibile identificare:

  • i marchi nazionali,
  • i marchi comunitari e
  • i marchi internazionali.

 

Ciascun marchio è soggetto ad una serie di requisiti di validità. Essi sono:

  • Liceità: il marchio non può contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; occorre ricevere inoltre la necessaria approvazione dalle autorità competenti qualora si inseriscano nel marchio segni protetti da convenzioni internazionali; non può contenere segni lesivi dell’altrui diritto di autore o proprietà industriale[3].
  • Verità: il marchio non può contenere segni idonei ad ingannare il pubblico, con riguardo alla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi[4].
  • Originalità: il marchio deve consentire la distinzione del prodotto tra altri dello stesso genere sul mercato[5].
  • Novità: requisito distinto dall’originalità ma complementare ad esso[6]; deve essere diverso da parole o figure già note come marchi distintivi di prodotti dello stesso genere, fabbricati o messi in commercio da altri, oltre che da segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente[7].

 

La mancanza di uno di questi requisiti determina la nullità del marchio.

Una volta soddisfatta la sussistenza di tutti i presenti requisiti di validità del marchio, può affermarsi che discendono una serie di diritti in capo al titolare dello stesso. Occorre precisare però che viene assicurata una diversa tutela al marchio a seconda che si sia proceduti alla registrazione presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti o meno. Mentre l’uso del marchio da parte dell’imprenditore indipendentemente dalla registrazione gode di una protezione giuridica minore[8], con riguardo al marchio registrato, il diritto di esclusiva consente al titolare di impedire a terzi di mettere in commercio, importare/esportare o utilizzare nelle pubblicità prodotti contrassegnati con il proprio marchio. Quanto detto vale non solo per i prodotti identici ma anche affini, qualora siano idonei ad ingenerare confusione in capo al consumatore.

Una importante prerogativa posta in capo al titolare del marchio registrato è certamente il diritto di difesa del marchio: qualora il titolare di un marchio registrato abbia visto violare il diritto di esclusiva rispetto al suo utilizzo dispone di una serie di tutele sia civili che penali. Non di rado tale difesa si rende necessaria proprio a causa di un fenomeno piuttosto diffuso: la contraffazione e alterazione di marchi.

 

Contraffazione e alterazione di marchi: analogie e differenze

Prima di passare all’esame delle diverse tutele offerta dall’ordinamento avverso la contraffazione e alterazione di marchi, è necessario prima soffermarsi sulla portata di tali condotte.

Posto che contraffazione significa imitazione/falsificazione, nell’ambito dei marchi questa condotta ha come scopo l’inganno del pubblico a cui è rivolto un prodotto, integrando peraltro una forma di concorrenza sleale verso il titolare del marchio stesso[9].

Per la realizzazione della condotta di contraffazione è sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio in maniera idonea a trarre in inganno, non assumendo rilievo quelle condotte che si sostanziano in un falso grossolano o comunque innocuo o inutile (ad esempio quando la falsità è immediatamente percepibile, quando non è comunque idonea in concreto a trarre in inganno o quando riguarda un marchio inesistente).

Proprio sulla grossolanità della contraffazione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Pescara, asserendo che:” La grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può esser desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l’efficienza causale originaria alla produzione dell’evento lesivo nei confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza.”[10].

Con riguardo alla condotta di alterazione, essa si sostanzia in una modifica del significato rappresentativo del marchio stesso: essa è pertanto la modifica di un marchio genuino tramite l’eliminazione o l’alterazione di alcuni elementi che lo costituiscono[11].

 

La tutela penalistica del marchio: gli artt. 473 e 474 c.p.

La contraffazione e alterazione di marchi, così come di altri segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, sono condotte punibili ai sensi dell’art. 473 del codice penale[12].

Occorre rilevare innanzitutto come la norma in questione accomuni a livello sanzionatorio la contraffazione e l’alterazione di marchi. Entrambe le condotte, infatti, qualora poste in essere comportano la pena della reclusione che va da sei mesi a tre anni e una multa che va dai 2.500 euro a 25.000 euro. La ratio della norma risiede nella tutela patrimoniale del titolare del marchio, in quanto detentore di diritto di esclusiva sullo stesso, e anche una forma di tutela in capo al consumatore rispetto alla genuinità dei prodotti immessi sul mercato. La norma ha quindi una portata pubblicistica e ultraindividuale.

Per l’integrazione di tale fattispecie di reato, la giurisprudenza ha specificato che in entrambi i casi di contraffazione e alterazione di marchi è necessario che questi siano stati previamente registrati presso l’ufficio competente.

Per ciò che attiene all’elemento soggettivo invece, la realizzazione della contraffazione e alterazione di marchi richiede il dolo generico, ovvero la volontà di falsificazione unitamente alla consapevolezza della registrazione del marchio stesso.

Sempre ai sensi del codice penale, in particolare dell’art. 474 comma 1 c.p., risultano punibili anche le condotte di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.” [13].

 

L’azione di contraffazione e i marchi protettivi

A difesa dalla contraffazione e alterazione di marchi il codice della proprietà industriale offre una serie di rimedi, posto che comunque queste condotte sono idonee ad integrare una fattispecie di reato (art. 473 c.p.).

Anzitutto è sempre possibile, prima di esperire azioni legali, intraprendere la via della tutela stragiudiziale. Essa si sostanzia nell’invio di una diffida in cui si intima la sospensione immediata della violazione. Qualora ciò non dovesse rivelarsi utile si potrà procedere per altre strade.

A tal proposito, gli artt. 124 ss. c.p.i.[14] disciplinano la c.d. azione di contraffazione, esperibile dal titolare del marchio verso coloro che abbiano leso il suo diritto di esclusiva sul marchio. Tale azione è infatti volta ad ottenere l’inibitoria dalla continuazione degli atti lesivi, nonché la rimozione degli effetti lesivi stessi, tramite vera e propria distruzione degli elementi materiali che siano stati veicoli della contraffazione (ad esempio etichette ecc.). Particolarmente penalizzante per gli autori della contraffazione, in termini di discredito commerciale, risulta poi essere la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali, disposta dal giudice[15]. Naturalmente, potrà poi essere corrisposto anche un risarcimento dei danni subiti a causa dell’altrui contraffazione. L’azione di contraffazione va proposta davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa (c.d. tribunale delle imprese).

Un ulteriore e interessante strumento di difesa del titolare dalla contraffazione e alterazione di marchi è costituito dai marchi protettivi. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del c.p.i., vi è la possibilità di registrare uno o più marchi protettivi a scopo di maggiore difesa del proprio marchio. Essi sono infatti marchi simili a quello usato, registrati al solo scopo di precostituire prova di confondibilità[16].

Possiamo allora concludere che le condotte di contraffazione e alterazione di marchi sono caratterizzate da particolare disvalore per il nostro ordinamento, tale quindi da giustificare l’esistenza di diversi rimendi posti a presidio e tutela del titolare del marchio registrato, sia in termini civilistici che penalistici.

Informazioni

Diritto commerciale 1- Diritto dell’impresa, G.F. Campobasso, settima edizione, Utet Giuridica

Diritto Privato, F. Galgano, diciassettesima edizione, CEDAM

La contraffazione del marchio – una guida rapida, www. Consulenzalegaleitalia.it, Contraffazione del marchio – cos’è e come funziona (consulenzalegaleitalia.it)

Spiegazione dell’art. 473 Codice Penale. – Brocardi.it, Art. 473 codice penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Brocardi.it

[1] I tre principali segni distintivi dell’impresa sono: ditta, marchio e insegna. Essi sono simboli di identificazione di una impresa sul mercato, e si ritiene che oltre a quelli riportati se ne possano annoverare anche di ulteriori in forza di una mancanza di numero chiuso: sono caratterizzati quindi anche da atipicità.  Diritto commerciale 1- Diritto dell’impresa, G.F. Campobasso, settima edizione, Utet Giuridica

[2] Diritto commerciale 1- Diritto dell’impresa, G.F. Campobasso, settima edizione, Utet Giuridica

[3] Art. 14 comma 1 lett. a Codice della proprietà industriale

[4] Art. 14 comma 1 lett. b c.p.i.

[5] Art. 13 comma 1 c.p.i.: sono definiti in tale articolo dal legislatore i segni che sono privi della capacità distintiva.

[6] Art. 12 c.p.i.

[7] Diritto Privato, F. Galgano, diciassettesima edizione, CEDAM

[8] Solo se il marchio abbia raggiunto attraverso il suo uso una notorietà sul territorio nazionale, tale uso potrà impedire che altri registrino un marchio corrispondente. Diritto Privato, F. Galgano, diciassettesima edizione, CEDAM

[9] La contraffazione del marchio – una guida rapida, www. Consulenzalegaleitalia.it, Contraffazione del marchio – cos’è e come funziona (consulenzalegaleitalia.it)

[10] Tribunale Pescara, 01/10/2020, n.1480

[11] La contraffazione del marchio – una guida rapida, www. Consulenzalegaleitalia.it, Contraffazione del marchio – cos’è e come funziona (consulenzalegaleitalia.it)

[12] Art. 473 c.p.:” Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

[13] Sempre in ambito penalistico, si segnala la presenza di altri articoli nel Codice Penale che trattano della materia: essi sono gli artt. 514 e 517 c.p. rubricati rispettivamente “frodi contro le industrie nazionali” e “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.

[14] Il c.p.i. tutela anche l’industrial design: per approfondimenti sul punto si veda Industrial design: cos’è e come viene protetto, Simona Micoli, 10 luglio 2020, DirittoConsenso.it, link: https://www.dirittoconsenso.it/2020/07/10/industrial-design-cose-e-come-viene-protetto/

[15] Diritto commerciale 1- Diritto dell’impresa, G.F. Campobasso, settima edizione, Utet Giuridica

[16] La giurisprudenza ritiene che per valutare la confondibilità tra marchi si deve tenere conto dell’impressione di insieme visiva e fonetica che si suscita nel consumatore medio di quel dato prodotto. Diritto commerciale 1- Diritto dell’impresa, G.F. Campobasso, settima edizione, Utet Giuridica