Il procedimento di registrazione del marchio

Analisi del procedimento di registrazione del marchio, attività essenziale per la vita di un’impresa

 

Cos’è un marchio?

Prima di iniziare a trattare il procedimento di registrazione del marchio, è bene soffermarsi preliminarmente sul concetto di marchio. Il marchio è un segno, una figura o una parola che serve a contraddistinguere determinate merci prodotte da un’impresa.

Il marchio, al pari del brevetto, è uno strumento di tutela della proprietà intellettuale[1] e presuppone la novità del marchio che si vuole registrare.

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Il procedimento di registrazione del marchio ha inizio con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio. La durata della protezione è pari a 10 anni ed è sempre rinnovabile.

 

I requisiti per i marchi

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre aziende e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione.

Inoltre, la normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di novità, capacità distintiva, e liceità.

In particolare, per capacità distintiva si intende che il marchio non può limitarsi a parole che facciano capire unicamente il tipo di attività svolta o di prodotto (art. 13 CPI) mentre per liceità si intende che il marchio non può essere in contrasto all’ordine pubblico e non deve violare alcuna disposizione di legge (art. 14 CPI).

 

Il procedimento di registrazione del marchio: attività preliminari

Dopo aver svolto una ricerca preventiva di arte nota e aver verificato che il marchio o il brevetto che si vuole proteggere abbia tutti i requisiti necessari per la registrazione, è necessario preparare la domanda al fine di depositarla presso l’ufficio competente. Il procedimento di registrazione di marchi e brevetti ha inizio, dunque, con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio.

La registrazione di un marchio dura 10 anni a partire dalla data del pagamento della tassa di deposito della domanda di primo deposito.

Inoltre, ai sensi dell’art. 15 c.p.i., gli effetti della registrazione del marchio, a partire dalla quale sono conferiti i diritti esclusivi legati al marchio stesso, decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda.

La domanda per la registrazione di un marchio può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliato in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti congiuntamente.

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare o da un suo rappresentante. Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (da qui in avanti, UIBM) sono i Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine (mandatario) oppure gli Avvocati iscritti all’ordine (rappresentante). Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM; pertanto, non possono firmare al posto del titolare.

Il conferimento dell’incarico deve avvenire sempre per iscritto e può essere fatto attraverso una lettera d’incarico o procura generale.

 

Esame della domanda

Una volta ricevuta la domanda di deposito completa degli allegati e con il pagamento delle tasse e dei diritti di segreteria necessari, l’Ufficio procede all’esame della domanda, al fine di verificarne la ricevibilità e la possibilità di registrazione a norma di legge.

In particolare, la procedura si sviluppa in diverse fasi:

• Esame da parte dell’UIBM
• Pubblicazione
• Osservazioni di terzi o concessione definitiva.

 

Prima che l’UIBM emetta il certificato di registrazione del marchio, il richiedente che non abbia più interesse alla registrazione del marchio può presentare una richiesta di ritiro della domanda depositando una apposita istanza in bollo.

 

Procedura di opposizione

Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, coloro che ritengono tale domanda in conflitto con un proprio marchio o diritto anteriore possono opporsi alla concessione del marchio.

In primo luogo, gli interessati presentano, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda, una istanza di opposizione scritta in italiano, motivata e documentata, contenente, a pena di inammissibilità (ai sensi dell’art. 176 c.p.i.):

• con riferimento al marchio oggetto di opposizione, i dati del richiedente, il numero e la data della domanda e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione (l’opposizione può riguardare tutti o una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione);
• per quanto riguarda il marchio o il diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o del diritto anteriore, nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione;
• i motivi su cui si fonda l’opposizione.

 

Inoltre, l’atto di nomina del mandatario – se nominato – deve essere depositato contestualmente all’istanza di opposizione, altrimenti l’istanza deve contenere una dichiarazione di riserva di deposito, che comunque deve avvenire non oltre due mesi dal deposito dell’istanza.

Il deposito dell’istanza di opposizione è soggetto al pagamento di una tassa.

 

Controllo formale dell’istanza e cooling off period

Ricevuta l’istanza, entro due mesi dalla scadenza del termine per presentare opposizioni, l’UIBM verifica l’ammissibilità formale dell’istanza e il pagamento dei diritti di opposizione.

Se la verifica ha esito positivo, l’UIBM informa il richiedente dell’avvio del procedimento di opposizione e concede alle parti un termine di due mesi – estendibile su richiesta congiunta delle parti fino a dodici mesi – per trovare un accordo di conciliazione. Se le parti trovano un accordo, il procedimento di opposizione si estingue.

Trascorso inutilmente il termine senza che sia stato raggiunto un accordo, si apre una fase istruttoria in contraddittorio tra le parti.

In particolare, l’opponente deve depositare, entro due mesi dalla data di scadenza del periodo di cooling off, la seguente documentazione:

• copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, della denominazione di origine o della indicazione geografica su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell’Unione europea;
• ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
• la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’UIBM, ovvero l’opposizione si fondi su una denominazione di origine o una indicazione geografica.

 

Il richiedente, a sua volta, ricevuta la documentazione dell’opponente, presenta le proprie deduzioni difensive entro il termine fissato dall’UIBM. Nelle proprie deduzioni difensive, in particolare, il richiedente può chiedere che l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio opposto fornisca la prova che il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione sia stato oggetto di uso effettivo nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di opposizione, o che vi siano motivi legittimi che giustificano il mancato uso.

Nel caso in cui l’opponente non presenti, entro sessanta giorni, le proprie deduzioni documentando quanto richiesto o, presentando le deduzioni nei termini, l’UIBM ritenga che la prova fornita non sia sufficiente, l’opposizione decade.

L’UIBM, prima di prendere una decisione, può invitare le parti a presentare ulteriori documenti, deduzioni e osservazioni.

 

Decisione dell’UIBM

Valutate le argomentazioni delle parti, l’Ufficio giunge ad una decisione definitiva, accogliendo totalmente o parzialmente l’opposizione – e dunque rifiutando la domanda di registrazione di marchio per tutte o alcune classi merceologiche – oppure rigettando l’opposizione con definitiva concessione della domanda di registrazione di marchio. La parte soccombente può essere condannata a rifondere all’altra parte, in tutto o in parte, le spese sostenute per la difesa.

Le parti hanno la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi contro la decisione così emessa dall’UIBM (art. 182 c.p.i.).

 

Cosa può succedere una volta registrato il marchio?

Una volta registrato, la tutela conferita dal marchio d’impresa può cessare per una serie di ragioni, individuate normativamente, che possono dipendere o dal comportamento del titolare del marchio medesimo oppure da azioni di terzi nei confronti delle registrazioni:

• il mancato rinnovo
• la decadenza
• la rinuncia
• altri casi.

 

Conclusione

Il procedimento di registrazione del marchio mira a dare effettività alla tutela dell’immagine di un’impresa e a garantirne la distinzione dagli altri operatori presenti sul mercato (specialmente i competitors). Pertanto, la tutela di questi assets è di vitale importanza per la vita di un’impresa ed è dunque fondamentale prestare attenzione affinché sia sempre garantita un’adeguata protezione.